INTRODUCCION

La marca como signo que permite distinguir un producto o servicio de otro, juega un papel preponderante en el mercado actual, tengamos en cuenta que es un bien inmaterial que, gracias a la era de las comunicaciones en la cual vivimos aumenta su valor día a día. Así, mientras los bienes materiales de cualquier empresa pierden valía con el  paso del tiempo (amortización), la marca, como bien inmaterial, aumenta el suyo, con lo que  estamos en condiciones de afirmar que cuanto mas tiempo lleva una marca en el mercado, cuanto mas "vieja" es, mas valor posee (esto siempre y cuando haya sido bien "cuidada").
Así, teniendo en cuenta el informe de la edición 219 de la RDCO, en donde se menciono la primera subasta de patentes, copyrights, nombres de dominio, etc., realizada en el 2006 en los Estados Unidos, veremos el desarrollo de los mercados dedicados a la comercialización de activos intangibles.
Conforme a la información brindada por la compañía Oceantomo, que organizó dichas subastas, durante la primera realizada en abril de 2006 se acordaron operaciones por más de U$S 8.500.000 y durante la segunda realizada en octubre del mismo año el valor fue de más de U$S 23.000.000, lo que ilustra sobre el enorme interés y expectativas puestas en esta herramienta.
Entre las particularidades presentes en la subasta de patentes (y, por analogía, aunque en menor medida, en la de otros intangibles) diferenciadoras de otro tipo de subastas, vale mencionar: la mayor importancia del due dílgence preliminar sobre cada patente (que incluye el trámite administrativo previo a la concesión, licencias otorgadas, juicios o arreglos existentes, etc.) y también la mayor exigencia de confidencialidad por parte de los potenciales interesados, lo cual representa la mayor proporción de los altos costos de transacción presentes en estos mercados1.
Por otra parte, la globalización permite que las marcas se extiendan por el mundo con toda facilidad y gracias a INTERNET a una velocidad infinitamente mayor que a través de los medios de comunicación de antaño.
Así las cosas las empresas se encuentran en la necesidad de contar con su página web, desde la cual difundir al mundo quienes son y cuales son los productos o servicios que comercializan. Esa página inevitablemente deberá contar con un "nombre de dominio"2 el cual será  único  y diferenciable y el cual permitirá que la dirección sea identificada.  
Entonces, corresponde distinguir por un lado las marcas y por el otro los nombres de dominio, cuyos modos de adquisición difieren en uno y otro caso.

FORMAS DE ADQUISICION
Nombre de Dominio: Cada sitio web en Internet tiene un número único que lo identifica y permite el acceso a la información disponible en ese lugar. Estos números son largos y a menudo dificultan su memorización y su uso. Por lo tanto, cada sitio web tiene su nombre de dominio, que corresponde al número de identificación y permite una simple identificación del sitio.-
Cada nombre de dominio esta formado por dos componentes primarios: un número alfanumérico seguido de una designación de zona.
Estos componentes se conocen como niveles de dominio y cada uno esta separado por un punto (p.ej franquiciante.com)3.
En nuestro  país un nombre de dominio se obtiene solicitando el mismo a NIC-Argentina quien registra y administra los dominios "com.ar".  NIC-Argentina coteja -como único requisito de admisibilidad- que el nombre solicitado no sea idéntico a otro ya registrado y si ello no sucede  procede a su registración en forma gratuita y sin límite de tiempo.
A nivel internacional y en los comienzos de Internet, el gobierno de los Estados Unidos designó a una empresa Network Solutions Inc. (NSI) para registrar y administrar los dominios .com; dominios estos que pueden verse como superiores al no encontrarse  atados a ningún nivel nacional (.ar, .es, .mx , etc). Actualmente, por supuesto existen varias entidades que prestan ese servicio.
Marca: Nuestro país a través del art. 4 de la ley 22.362 adoptó el sistema atributivo mediante  el cual el poder de policía registral "atribuye" el derecho a quien obtiene el registro de la marca.
Para ello, la persona -física o jurídica- que pretende obtener el título marcario, deberá realizar las presentaciones correspondientes por ante el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial), el cual luego de que el expediente sortee un serie de etapas y siempre que la solicitud se encuentre ajustada a derecho, concederá  el registro de la marca al solicitante.
La marca se otorga por el plazo de 10 años y puede ser renovada indefinidamente siempre que el titular  la haya utilizado durante  los últimos 5 años posteriores al vencimiento de este plazo.
También la marca tiene alcance territorial, lo cual significa que la titularidad marcaria concedida por el INPI se ejerce -en principio- en el territorio del país de origen y de acuerdo a las clases establecidas por la nomenclatura internacional (principio de especificidad), y sólo en algunos supuestos excepcionales gozan de protección extraterritorial y fuera de los límites de la clase para la cual se concedió el derecho, como es el caso de las marcas notorias.

FUENTE DE CONFLICTO

La obtención de un nombre de dominio es sumamente sencilla, ya que el único control de legalidad que practica la autoridad de aplicación se circunscribe a determinar que no exista un nombre idéntico ya registrado, y ello no con un propósito moralizador, ni con la intención de evitar copias serviles,  ni para impedir la desviación de clientela, sino para que no coexistan dominios idénticos, como no pueden coexistir -por ejemplo- números telefónicos idénticos.
Por esta razón, quien obtiene un nombre de dominio bloquea sincrónicamente la posibilidad de que otra persona pudiera obtener un dominio idéntico al ya registrado en la misma categoría ("com", "net", "org", etc.).
La regla en materia de nombres de dominio es la siguiente: primero en el tiempo, primero en el derecho ("prius tempus, prius ius").
Por todo lo expuesto resulta obvio que - al no realizar  examen de similitud alguno ni analizar  si el nombre de domino solicitado es igual a una marca o a una designación preexistente - los conflictos entre nombres de dominio y marcas registradas sean habituales y aumenten con el paso del tiempo y a medida que se desarrolle Internet4, resultando habitual que empresas encuentren que sus mismos nombres habían sido registrados en la web por personas que nada tenían que ver con su organización, impidiéndoles - conforme ya vimos - poder ingresar al mercado virtual con un nombre de dominio que los identifique plenamente.
Por otro lado, respecto al registro de marcas por ante el INPI, debemos destacar que el Dcto 558/1981 adopto la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, establecida en virtud del arreglo de Niza.-
Así las cosas, en la actualidad el nomenclador esta dividido de la siguiente manera: Clase 1 a 34 para productos; Clase 35 a 45 para servicios.
Teniendo en cuenta que al otorgar el registro de una marca se  la concede para amparar los productos o servicios de la clase en la cual fue inscripta (principio que cede en determinadas circunstancias), resulta claro que tanto las marcas registradas como los nombres de dominio en internet funcionan diríamos, casi en planos separados jurídicamente, con lo cual los conflictos entre los titulares de uno y otro, no siempre buscaran ser resueltos bajo el amparo de las mismas normas, lo que traerá aparejado dificultades de diversa índole a la hora de resolver.

SITUACIONES POSIBLES

Autores como Jonathan Agmon, Staey Halper y David Pauker han establecido una tipología de disputa, distinguiendo los siguientes grupos:          
Apropiaciones del nombre de dominio (Domain Name Grabbing): es el supuesto en el cual el titular del nombre de dominio de Internet, de forma intencionada decide utilizar en su conformación una denominación que corresponda a la marca de producto o de servicio o nombre comercial de un tercero  para evitar que su propietario se establezca  con ese nombre en la red o forzar al mismo a pagar una determinada suma de dinero para adquirir el dominio registrado
Apropiaciones insuficientes del nombre de dominio (Not Quite Domain Name Grabbing): Corresponde al supuesto en el cual se registra el nombre de dominio con pleno conocimiento de que corresponde a una marca o nombre comercial de un tercero y con la finalidad de utilizarlo de modo efectivo en la red. El conflicto surge porque las personas que acceden al dominio registrado esperan encontrar en ese lugar a la empresa cuya marca o nombre coincide con el nombre de dominio.
Coincidencias  fortuitas (Logical Choice): Situaciones en las que la persona registra un dominio que por casualidad coincide o es similar a una marca o signo distintivo ajeno5.

ANALISIS DE LAS SITUACIONES POSIBLES Y CRITERIOS ARBITRALES Y JURISPRUDENCIALES

En el primer supuesto planteado en el título anterior ("Domain Name Grabbing"), nos encontramos en presencia de verdaderos extorsionadores; sujetos que hacen de la especulación su profesión habitual mediante el registro de cantidades de nombres de dominio que no conducen a ninguna página "web", por el simple hecho de que fueron registrados con el inconfesable propósito de venderlos a las personas que verdaderamente lo necesitan.
En este tipo de prácticas, tanto la jurisprudencia nacional como internacional han otorgado el uso del nombre de dominio a quien es titular registral de la marca.
Así, en los precedentes “Hoffman La Roche”6 ,  “Bacardi & Company Limited”7 y “Mastellone Hnos S.A”8, se valoró el hecho que los demandados tenían registrado nombres de dominio que incluían gran cantidad de marcas de productos, como por ejemplo el popular "Viagra".
En el caso “SA Importadora”9 se hizo especial hincapié en que el nombre de dominio impugnado se encontraba sin contenido, es decir, que no conducía a ninguna página "web".
En el segundo supuesto ("Not Quite Domain Name Grabbing") nos encontramos con que quien tiene registrado el nombre de dominio lo hace con la intención de desviar a los navegantes  a sus páginas, ya que estos concurrirán a su sitio web pensando que es el sitio del titular de la marca.
Este escenario no se prestaría a mayores confusiones cuando la marca sea notoria, este registrada o no,  así el Tribunal de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) expreso lo siguiente en los casos “Ronaldinho”10 y “Tom Cruise”11.
En ambos los demandantes no tenían su nombre registrado como marca comercial, por lo cual la estrategia de sus respectivas representaciones  consistió en demostrar que su nombre se trataba de una marca notoria y que por ello merecían protección, lo que fue receptado en ambos casos  por los tribunales.
También en ambos casos los demandados habían vinculado el nombre de dominio registrado a diversas páginas de su propiedad con el fin de desviar a ellas usuarios de Internet, por lo cual se resolvió que tanto  nombre de dominio (ronaldinho.com) como  el nombre de dominio "tomcruise.com" sean transferidos a los demandantes.
En el caso de que la marca registrada  no sea notoria, también me inclino por la preeminencia del derecho del titular registral por sobre quien tiene el nombre de dominio, ello por cuanto según la OMPI12  "un nombre de dominio que sea idéntico a marcas preexistentes podrá ser detentado y utilizado solo por el titular de esos derechos de propiedad intelectual demostrables, o con su autorización".
Este criterio fue seguido por nuestros tribunales en los casos “Freddo”13, “Camuzzi”14 y “Pugliese”15 entre otros, debiendo distinguir que en los dos primeros casos nos encontramos frente a marcas notorias y en el tercero no, de todos modos, esta distinción entre marca notoria o no, no fue tenida en cuenta  por los juzgadores.
El tercer supuesto  presenta otras connotaciones debido a que nos encontramos con la buena fe de quien registra un nombre de dominio sin estar al tanto que el mismo es idéntico a una marca registrada.
Va de suyo que para poder hablar de buena fe es necesario que la marca registrada no sea notoria ni conocida por quien registró el nombre de dominio.
También es conveniente puntualizar que cuando se trata de palabras con significado conceptual, es muy probable que la misma sea usada como marca para distinguir productos o servicios.
Nuestro sistema marcario consagra el principio de especificidad - como lo señalamos párrafos arriba -, con lo cual pueden coexistir simultáneamente dos marcas idénticas siempre que distingan productos ubicados en distintas clases del nomenclador internacional, con lo cual podría darse perfectamente el hecho de que ambos titulares marcarios pretendan registrar su marca como nombre de dominio.
En este supuesto, triunfará quien haya conseguido primero el registro de su marca como nombre de dominio, ya que se aplica el principio "prius tempori, prius ius", y no se podrá alegar mala fe de quien registró primero, excepto en casos muy puntuales cuyo análisis excedería el acotado marco de este trabajo.
Otro supuesto se puede dar por ejemplo cuando se trate de una empresa la cual registro su nombre de domino (en el caso puede ser una empresa de servicios de limpieza llamada "Ejecutiva") pero no su marca como empresa de servicios  y una empresa fabricante de medias de nylon que comercializa las mismas con la marca registrada "Ejecutiva".
En estos casos se advierte  claramente el contraste entre el principio de especificidad que consagra la ley de marcas y la rigidez del
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